La expansión a nuevos mercados exige no solo una estrategia comercial sólida, sino también una adecuada protección de los activos intangibles de la empresa. Entre ellos, la marca ocupa un lugar central. Antes de iniciar cualquier proceso de internacionalización, resulta esencial comprobar que el signo distintivo que se pretende utilizar está disponible y que su uso no entra en conflicto con derechos anteriores de terceros. Ello se debe al principio de territorialidad que rige el derecho de marcas, en virtud del cual los derechos conferidos por un registro únicamente despliegan sus efectos en el territorio para el que han sido concedidos, de modo que la protección obtenida en un país no se extiende automáticamente a otros.
Internet y la digitalización han facilitado de manera decisiva el acceso a nuevos mercados y la comercialización transfronteriza de productos y servicios. No obstante, esta mayor accesibilidad incrementa también la exposición a riesgos legales, especialmente en el ámbito de la propiedad industrial.
En este contexto, el uso de un signo distintivo sin la adecuada protección marcaria puede ocasionar importantes perjuicios, tanto patrimoniales como reputacionales. La marca constituye uno de los activos intangibles más relevantes de cualquier negocio; por ello, una estrategia de protección insuficiente o incorrecta puede llegar a obligar a la empresa a cesar en el uso del signo e, incluso, a acometer un rebranding forzoso, con el consiguiente impacto económico y comercial.
Un error frecuente en los procesos de expansión
Desde Beta Legal, despacho de abogados especializado en propiedad industrial y estrategia empresarial, observamos con frecuencia un error: muchas empresas inician su actividad o su expansión internacional sin haber previamente analizado adecuadamente la situación registral de su marca ni los riesgos derivados de su uso en otros mercados. Desgraciadamente, las empresas suelen subestimar la importancia de registrar sus signos distintivos hasta que es demasiado tarde o cuando surgen conflictos legales.
La marca constituye uno de los activos más relevantes de cualquier compañía y, por ello, debe ser objeto de protección desde las fases iniciales del proyecto empresarial, en la medida en que permite identificar el origen empresarial de los productos o servicios en el mercado.
La falta de una protección oportuna puede conllevar consecuencias significativas, entre ellas la obligación de modificar la identidad corporativa, dado que terceros titulares de derechos anteriores podrían llegar a impedir el uso del signo distintivo empleado.
Por ello, con carácter previo al inicio de cualquier actividad comercial, resulta imprescindible analizar el ámbito territorial en el que se pretende operar, ya sea a nivel nacional, europeo o internacional, dado que dicha decisión tiene relevantes implicaciones registrales.
La importancia de definir correctamente la vía de protección
La estrategia de protección marcaria debe diseñarse en función del ámbito territorial en el que la empresa tenga interés real o previsible en operar.
En este sentido, existen distintas vías de protección de la marca: Cuando la actividad se limita a España, la solicitud de registro puede presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Si el proyecto empresarial se orienta al mercado de la Unión Europea puede resultar conveniente solicitar una marca de la Unión Europea ante la EUIPO, que, en caso de concesión, despliega efectos unitarios en todos los Estados Miembros. Si la expansión se proyecta fuera del mercado europeo, también puede valorarse la utilización del sistema internacional administrado por la OMPI, que permite centralizar la tramitación y designar determinados países o territorios, sin perjuicio de que la protección quede sujeta a la normativa y al examen de cada jurisdicción designada.
La elección de una u otra vía conlleva diferencias en cuanto a alcance territorial, requisitos y costes asociados, ya que las tasas varían en función del sistema seleccionado. No obstante, más allá del coste, el elemento determinante debe ser garantizar una protección efectiva en aquellos territorios en los que se prevea un uso real y continuado del signo distintivo, a fin de minimizar riesgos legales y salvaguardar el valor de la marca.
La importancia del uso de la marca
No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que el mero registro de la marca no resulta, por sí solo, suficiente. Para conservar, los derechos de exclusiva, resulta imprescindible realizar un uso efectivo y real de la misma en el territorio y en relación con los productos o servicios para los que hubiera sido registrada.
En caso contrario, es decir, en caso de falta de uso o de interrupción injustificada de ese uso durante un período ininterrumpido de cinco años, la marca puede quedar expuesta a acciones de caducidad y a la consiguiente pérdida de los derechos de exclusiva sobre la misma. Por ello, la protección marcaria no solo exige una adecuada estrategia de registro, sino también una explotación real y continuada que justifique su mantenimiento en el tráfico económico.
La importancia de la vigilancia de signos de terceros
Asimismo, una vez registrada la marca, resulta fundamental implantar mecanismos de vigilancia activa para detectar usos o solicitudes de registro por parte de terceros de signos distintivos idénticos o similares que puedan afectar a la posición jurídica de la empresa.
Esta cuestión reviste especial relevancia en relación con la figura de la tolerancia o «acquiescence». En virtud de la normativa aplicable, cuando el titular de una marca anterior ha consentido, durante un período ininterrumpido de cinco años y con conocimiento de causa, el uso de una marca posterior registrada idéntica o similar, pierde la facultad de solicitar la nulidad de dicha marca posterior para los productos o servicios para los cuales se hubiera utilizado.
No obstante, esta limitación no resulta aplicable en aquellos supuestos en los que la solicitud de la marca posterior se haya efectuado de mala fe.
En consecuencia, la vigilancia marcaria no solo constituye una buena práctica, sino una herramienta esencial para preservar la exclusividad del signo y evitar la consolidación de derechos de terceros que puedan debilitar la protección de la marca.
Casos de ocupación de marca
En los procesos de internacionalización pueden surgir supuestos de apropiación oportunista de signos distintivos, fenómeno al que con frecuencia se alude como “ocupación de marca” o, en terminología anglosajona, “trademark squatting”. Se trata de situaciones en las que un tercero intenta registrar un signo ajeno o aprovecharse de una marca previamente consolidada en otro mercado con la finalidad de bloquear, dificultar o encarecer su uso legítimo por quien venía utilizándola o explotándola.
Un ejemplo reciente que ha tenido repercusión mediática es el conflicto, aún pendiente de resolución, entre la cadena colombiana “Frisby” y su homónima en España, que pone de manifiesto los riesgos asociados a una estrategia de protección marcaria insuficiente en mercados internacionales.
Este supuesto enfrenta a la marca colombiana con la marca registrada por la sociedad española, en un contexto en el que no se formuló oposición en el momento oportuno frente a la solicitud de registro presentada ante la EUIPO por la sociedad española. Ello ha derivado en un conflicto jurídico actualmente en sede judicial, cuya resolución aún está pendiente, y que pone de relieve la importancia de una vigilancia activa y de una actuación temprana en la defensa de los derechos de propiedad industrial en distintos territorios.
Otro ejemplo relevante es el asunto relacionado con la solicitud de registro de la marca “Arturo’s” ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, para servicios de hospedaje y restauración. Dicha marca es ampliamente conocida en Venezuela, donde la cadena de pollo frito es titular de los derechos exclusivos sobre el signo “Arturo’s”. Sin embargo, la compañía no había procedido al registro de la marca en territorio español en el momento en que se produjo la solicitud controvertida.
Esta ausencia de protección previa en España fue precisamente el factor que dio lugar al conflicto. Según la información disponible, la solicitud fue impugnada y calificada por la oficina como realizada de mala fe, al apreciarse que el solicitante perseguía, en realidad, bloquear el uso del signo por su legítimo titular y obtener una compensación económica a cambio de su cesión.
Entre los elementos probatorios valorados destacó, por un lado, la ausencia de uso real de la marca por parte del solicitante y, por otro, la existencia de comunicaciones en las que se exigía el pago de 28.000 euros, habiéndose solicitado inicialmente 10.000 euros, como condición para transferir el signo.
Este tipo de prácticas puede implicar costes muy elevados para las compañías afectadas, que se ven obligadas a iniciar procedimientos administrativos y judiciales para defender sus derechos marcarios. Por ello, resulta clave anticiparse mediante una estrategia de registro y vigilancia adecuada, especialmente en aquellos mercados en los que exista un interés comercial actual o potencial.
Sobre Beta Legal
Beta Legal es un despacho especializado en el asesoramiento jurídico integral a empresas, con un enfoque particular en derecho laboral, cumplimiento normativo (compliance), derecho digital y protección de datos, así como en propiedad industrial y estrategia empresarial.
La firma acompaña a sus clientes desde una perspectiva preventiva y estratégica, orientada a la identificación y mitigación de riesgos, la protección de sus activos intangibles y la adopción de decisiones jurídicas clave. Todo ello con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica, la eficiencia operativa y el crecimiento y desarrollo de sus negocios.
